Przedsiębiorca ma zarejestrowany znak, odnawia ochronę i umieszcza logo na stronie internetowej. Czy to wystarczy, żeby zachować prawo do oznaczenia? Odpowiedź zależy od tego, co rzeczywiście dzieje się pod tym znakiem. Czy klienci mogą kupić oznaczone nim towary lub skorzystać z usług? Czy oznaczenie pozwala rozpoznać ich pochodzenie? A jeśli pojawi się spór, czy przedsiębiorca będzie potrafił to wykazać?

Te pytania dotyczą również najbardziej rozpoznawalnych oznaczeń. Przekonał się o tym McDonald’s w sprawie BIG MAC. Z kolei spór dotyczący znaków Ferrari pokazał, że zakończenie produkcji samochodu nie musi oznaczać końca rzeczywistego używania jego nazwy.

Dlaczego prawo wymaga używania znaku

Rejestracja daje przedsiębiorcy wyłączność, która może ograniczać innym możliwość korzystania z określonych oznaczeń. Uzasadnieniem tej ochrony jest jednak związek znaku z działalnością prowadzoną na rynku. Prawo pozostawia czas na rozwinięcie oferty, ale nie pozwala bez końca utrzymywać wyłączności wyłącznie przez opłacanie kolejnych okresów ochrony.

Zarówno przepisy polskie, jak i unijne przewidują możliwość stwierdzenia wygaśnięcia prawa z powodu nieprzerwanego, pięcioletniego okresu nieużywania, jeżeli nie istnieją powody usprawiedliwiające ten stan. W Polsce podstawę stanowi art. 169 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej, a dla znaków unijnych znaczenie mają przede wszystkim art. 18 i art. 58 rozporządzenia 2017/1001.

Upływ pięciu lat nie oznacza automatycznego wykreślenia znaku z rejestru. Powstaje natomiast możliwość zakwestionowania prawa z powodu nieużywania. Problem może ujawnić się także wtedy, gdy właściciel sam występuje przeciwko innemu przedsiębiorcy. W określonych okolicznościach druga strona może zażądać dowodów używania wcześniejszego znaku.

Znak powinien wskazywać, skąd pochodzą towary lub usługi

Podstawowe zasady wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 11 marca 2003 r. w sprawie Ansul, C-40/01. Rzeczywiste używanie oznacza posługiwanie się znakiem zgodnie z jego funkcją wskazywania pochodzenia towarów lub usług, w celu stworzenia lub utrzymania dla nich rynku zbytu. Nie wystarczą czynności pozorne, podejmowane wyłącznie po to, aby zachować rejestrację.

Najłatwiej wyobrazić to sobie na przykładzie kosmetyków. Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje kremy w opakowaniach opatrzonych znakiem, oznaczenie pozwala klientom rozpoznać produkty pochodzące z określonego źródła. Inaczej wygląda sytuacja, gdy ma jedynie projekt opakowania zapisany na komputerze, a produkt nigdy nie został zaoferowany odbiorcom.

Przy usługach znak nie musi oczywiście znajdować się na fizycznym produkcie. Może pojawiać się w ofertach, systemie rezerwacji czy materiałach kierowanych do klientów. Musi jednak pozostawać związany z konkretną działalnością usługową. Sam fakt, że oznaczenie jest jednocześnie nazwą spółki, nie rozstrzyga jeszcze o jego używaniu dla wszystkich towarów i usług objętych rejestracją.

Niewielka sprzedaż też może mieć znaczenie

Nie istnieje uniwersalna liczba sprzedanych produktów ani minimalna wartość obrotu, która zapewnia utrzymanie ochrony. Takiego samego wyniku sprzedaży nie można oceniać identycznie na rynku specjalistycznych maszyn i na rynku napojów.

W postanowieniu z 27 stycznia 2004 r. w sprawie La Mer Technology, C-259/02, Trybunał dopuścił możliwość uznania za rzeczywiste nawet niewielkiego używania, w tym używania z udziałem jednego importera, jeżeli ma ono rzeczywiste uzasadnienie handlowe. Sprawa dotyczyła produktów kosmetycznych, których sprzedaż na właściwym rynku przynosiła bardzo skromne obroty.

Nie oznacza to jednak, że jedna faktura zawsze wystarczy. Znaczenie mają rodzaj towarów, specyfika rynku, częstotliwość transakcji i okres prowadzenia sprzedaży. Niewielkie obroty mogą wynikać z ograniczonego popytu albo nieudanego przedsięwzięcia. Mogą też wskazywać na działalność pozorną. Dopiero okoliczności pozwalają odróżnić te sytuacje.

Dlaczego BIG MAC nie obronił całego zakresu ochrony

W wyroku z 5 czerwca 2024 r. w sprawie Supermac’s przeciwko EUIPO, T-58/23, Sąd Unii Europejskiej ograniczył ochronę znaku BIG MAC między innymi w odniesieniu do kanapek z kurczakiem, żywności przygotowywanej z produktów drobiowych oraz określonych usług związanych z prowadzeniem restauracji.

Nie chodziło o to, czy konsumenci znają nazwę BIG MAC. Oceniano dowody dotyczące konkretnych towarów i usług. W odniesieniu do produktów drobiowych przedstawione materiały nie pozwalały dostatecznie ustalić między innymi wielkości sprzedaży, czasu i częstotliwości używania znaku. Nie wykazano również jego używania dla spornych usług. Wyrok nie oznaczał utraty całej ochrony oznaczenia.

To istotne rozróżnienie. Popularność jednego produktu nie dowodzi automatycznie, że znak jest używany dla wszystkich pozycji wymienionych w rejestracji. Również oznaczenie kanapki sprzedawanej w restauracji nie staje się przez to samo oznaczeniem usług restauracyjnych.

Co polskie sądy mówią o reklamie

W polskim orzecznictwie również podkreśla się związek używania znaku z rzeczywistą ofertą. W wyroku z 8 maja 2014 r., II GSK 375/13, dotyczącym oznaczenia CERMAG, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że posługiwanie się znakiem w przewidzianych ustawą formach musi pozostawać w związku z towarami lub usługami.

Sąd odwołał się przy tym do wcześniejszego wyroku NSA z 24 maja 2006 r., II GSK 70/06, zgodnie z którym reklama nie stanowi rzeczywistego używania, jeżeli oznaczone towary lub usługi nie są dostępne na rynku. W sprawie CERMAG znaczenie miało także to, że samo udzielenie licencji nie wykazuje jeszcze faktycznego używania znaku przez licencjobiorcę.

Nie należy jednak wyprowadzać z tego ogólnej zasady, że reklama przed pierwszą sprzedażą nigdy się nie liczy. W sprawie Ansul Trybunał uwzględnił również działania skierowane do odbiorców, związane z przygotowaniem bliskiego wprowadzenia towarów lub usług na rynek. Czym innym jest konkretna kampania poprzedzająca premierę, a czym innym utrzymywana przez lata zapowiedź oferty, która nie powstaje.

Bezpłatny upominek nie zawsze podtrzyma ochronę

Ciekawy przykład przyniósł wyrok z 15 stycznia 2009 r. w sprawie Silberquelle, C-495/07. Przedsiębiorstwo odzieżowe dodawało do zakupionych ubrań bezpłatne napoje oznaczone napisem WELLNESS-DRINK. Znak WELLNESS był zarejestrowany również dla napojów.

Trybunał uznał, że takie rozdawanie upominków nie stanowi rzeczywistego używania znaku dla tej kategorii towarów. Napoje służyły promocji sprzedaży odzieży, a nie tworzeniu lub utrzymaniu własnego rynku zbytu.

Nie chodzi więc wyłącznie o to, czy produkt z oznaczeniem trafił do klienta. Trzeba jeszcze ustalić, jaką rolę pełnił w działalności przedsiębiorcy. Z tego wyroku nie wynika przy tym zakaz uwzględniania wszelkich bezpłatnych próbek. Próbka promująca sprzedaż tego samego produktu wymaga innej oceny niż upominek dołączany do zakupu zupełnie innych towarów.

Ferrari pokazało, że używanie może trwać po zakończeniu produkcji

W wyroku z 22 października 2020 r. w połączonych sprawach Ferrari, C-720/18 i C-721/18, Trybunał analizował używanie znaków TESTAROSSA związanych z samochodami, których produkcję zakończono.

Uznał, że rzeczywiste używanie może polegać na odsprzedaży przez właściciela znaku używanych egzemplarzy wcześniej wprowadzonych do obrotu pod tym oznaczeniem. Znaczenie może mieć również używanie znaku przy częściach zamiennych i usługach związanych z wcześniej sprzedanymi towarami. W przypadku usług istotne jest, aby były świadczone pod tym znakiem.

Zakończenie produkcji nie przesądza zatem o nieużywaniu oznaczenia. Produkt może przez wiele lat wymagać serwisowania, napraw i dostarczania części. Nie wystarczy natomiast sam fakt, że dawne egzemplarze nadal krążą na rynku wtórnym. Trzeba zbadać działalność właściciela znaku lub podmiotów działających za jego zgodą.

Zmiana logo nie musi oznaczać utraty ochrony

Przedsiębiorstwa odświeżają opakowania, upraszczają grafikę i zmieniają sposób prezentowania swoich oznaczeń. Prawo uwzględnia tę praktykę. Dopuszcza używanie znaku w postaci różniącej się od zarejestrowanej, jeżeli różnice nie zmieniają jego charakteru odróżniającego.

W wyroku z 25 października 2012 r. w sprawie Rintisch, C-553/11, Trybunał potwierdził, że można powoływać się na takie używanie również wtedy, gdy zmodyfikowana wersja została odrębnie zarejestrowana.

Nie każda modernizacja jest jednak obojętna. Znaczenie ma to, które elementy decydowały o odróżniającym charakterze znaku i czy zachowały tę rolę w nowej wersji. Zmiana kroju pisma może mieć inne znaczenie dla znaku słownego niż dla oznaczenia, którego rozpoznawalność opiera się na szczególnej kompozycji graficznej.

Czy znak unijny trzeba używać w całej Unii

Nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży we wszystkich państwach członkowskich. W wyroku z 19 grudnia 2012 r. w sprawie Leno Merken, C-149/11, Trybunał odrzucił ocenianie rzeczywistego używania przez proste liczenie państw, w których znak jest obecny.

Używanie ograniczone do jednego państwa może w określonych okolicznościach wystarczyć, ale nie jest to reguła gwarantująca utrzymanie każdego znaku unijnego. Ocenia się rynek właściwy dla danych towarów lub usług, zasięg i skalę działalności oraz jej częstotliwość i regularność.

Używanie trzeba jeszcze wykazać

W sporze samo przekonanie właściciela, że jego znak od lat funkcjonuje na rynku, może okazać się niewystarczające. Materiał dowodowy powinien pozwalać ustalić, kiedy, gdzie, w jaki sposób i w jakim zakresie oznaczenie było używane.

Nie każdy dokument musi samodzielnie odpowiadać na wszystkie te pytania. Faktura może potwierdzać transakcję, a katalog lub opakowanie pozwalać powiązać sprzedany produkt ze znakiem. Dokumenty ocenia się łącznie. Nie oznacza to jednak, że duża liczba materiałów zastąpi brak informacji o rzeczywistej działalności.

Dlatego o dokumentacji używania warto myśleć przy zwykłych decyzjach biznesowych. Po zmianie opakowań, przebudowie strony czy wycofaniu produktu z oferty dawne materiały łatwo znikają. Kilka lat później mogą być potrzebne, aby wykazać, jak znak funkcjonował w okresie objętym sporem.

Sprawa BIG MAC dobrze pokazuje, dlaczego nie warto odkładać tego do chwili otrzymania wniosku o wygaszenie. Wtedy trzeba już odtworzyć przeszłość, często z dokumentów, które powstawały w różnych działach, u dystrybutorów i na nieistniejących już stronach internetowych.