Nazwa produktu może sugerować, z czego został wykonany, skąd pochodzi albo jakie ma właściwości. Taki przekaz pomaga w sprzedaży, ale ma też znaczenie dla ochrony marki. Jeżeli znak towarowy przekazuje mylącą informację o produkcie, może spotkać się z odmową rejestracji, a prawo już udzielone może zostać zakwestionowane.

Problem pojawia się również wtedy, gdy nazwa jest oryginalna i nie przypomina żadnej konkurencyjnej marki. Ocenie podlega bowiem także to, co sam znak mówi odbiorcy o oznaczonych nim towarach lub usługach.

Co może sugerować znak towarowy

Polskie Prawo własności przemysłowej wyłącza z ochrony oznaczenia, które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru. Podstawą jest art. 129¹ ust. 1 pkt 12. Odpowiada mu art. 7 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Mylący przekaz może wynikać ze słów, grafiki albo ich zestawienia. Czasem dotyczy składu produktu, czasem sposobu jego wytwarzania, a czasem sugerowanego bezpieczeństwa. Ocenia się znaczenie oznaczenia dla właściwego kręgu odbiorców, w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług.

Nie każdy możliwy sposób odczytania oznaczenia wystarcza do odmowy ochrony. W orzecznictwie przyjmuje się, że musi występować rzeczywiste wprowadzenie w błąd albo dostatecznie poważne ryzyko takiego błędu. Nie trzeba zatem czekać na skargi osób, które kupiły produkt w mylnym przekonaniu o jego cechach. Jednocześnie ocena nie może opierać się wyłącznie na hipotetycznej, mało prawdopodobnej interpretacji nazwy.

Znaczenie ma przy tym znajomość języka, w którym sformułowano oznaczenie. Słowo obcojęzyczne może dla jednego kręgu odbiorców stanowić czytelną informację o produkcie, a dla innego brzmieć jak nazwa fantazyjna. Dlatego ustalenie, co oznacza dane słowo w słowniku, jest dopiero punktem wyjścia. Trzeba jeszcze ocenić, czy i jak zrozumie je odbiorca danych towarów. Przykładem jest omówiona dalej sprawa CAFFÈ NERO, w której znaczenie miał odbiór oznaczenia przez konsumentów włoskojęzycznych.

Opis produktu a myląca informacja

Ta sama nazwa może rodzić różne problemy zależnie od tego, dla jakich produktów zgłoszono ją do ochrony. Oznaczenie informujące o składniku może być opisowe dla towarów zawierających ten składnik. Jeżeli natomiast wykaz obejmuje produkty, których charakter wyklucza jego obecność, powstaje pytanie o mylący przekaz.

Trzeba przy tym odróżnić kilka sytuacji:

Problem	Co podlega ocenie
Opisowość	Czy oznaczenie ogranicza się do opisu towaru, usługi lub ich cech?
Mylący charakter	Czy oznaczenie przekazuje mylącą informację o towarze lub usłudze?
Podobieństwo do wcześniejszego znaku	Czy odbiorca może błędnie przypisać towary temu samemu przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom powiązanym?

Każda z tych sytuacji ma odrębną podstawę prawną. Samo ustalenie, że konkurent nie posługuje się podobną marką, nie rozstrzyga więc o możliwości rejestracji wybranej nazwy.

Kawa w nazwie i herbata w wykazie

W sprawie CAFFÈ NERO Sąd UE oceniał oznaczenie znaczące po włosku „czarna kawa”. Zgłoszenie obejmowało również m.in. herbatę, kakao i namiastki kawy. Przyjęto, że dla rozpatrywanych towarów istnieje ryzyko, iż odbiorca uzna je za kawę lub produkty ją zawierające.

Znaczenie miały realia zakupów: podobne opakowania oraz to, że konsument nie zawsze szczegółowo analizuje wszystkie napisy przed wyborem produktu. Nie oznacza to zakazu używania słowa „kawa” w każdej marce obejmującej także inne towary. Pokazuje natomiast, że nazwa i wykaz produktów muszą być oceniane łącznie. (Wyrok z 27 października 2016 r., T-29/16).

Podobną zależność ilustrują sprawy FLEXSTEEL i EASY SODA. W pierwszej problemem było odwołanie do stali w oznaczeniu zgłoszonym dla określonych wyrobów niemetalowych. W drugiej oznaczenie sugerujące napój gazowany objęło wody niegazowane. W obu przypadkach znaczenie słów zestawiono z charakterem konkretnych towarów.

Jeszcze wyraźniej pokazuje to polska sprawa LODY PRAWDZIWIE DOMOWE. Dla lodów oznaczenie informowało o rodzaju i deklarowanych cechach produktu, dlatego rozpatrywano jego opisowość. Zgłoszenie obejmowało jednak również towary, które lodami nie były. W tym zakresie sądy uznały oznaczenie za mylące: konsument, widząc nazwę „Lody prawdziwie domowe”, otrzymywał informację niezgodną z charakterem części towarów objętych wykazem. (Wyrok WSA w Warszawie z 23 kwietnia 2012 r., VI SA/Wa 2032/11, oraz wyrok NSA z 4 lutego 2014 r., II GSK 1708/12).

Zakres wykazu towarów i usług bezpośrednio wpływa na ocenę oznaczenia. Nazwa odpowiednia dla jednego rodzaju produktu nie musi nadawać się do rejestracji dla każdej kolejnej kategorii, którą przedsiębiorca zamierza wprowadzić do oferty. Ten problem może pojawić się szczególnie przy rozbudowie marki o nowe linie produktów.

DOPALACZE.COM — gdy nazwa obiecuje szczególne działanie

W polskim orzecznictwie jednym z najbardziej obrazowych przykładów jest znak DOPALACZE.COM. Został zgłoszony m.in. dla preparatów roślinnych zastępujących kawę, napojów alkoholowych, tytoniu, przyborów dla palaczy oraz usług dostarczania towarów i przesyłek.

WSA w Warszawie podzielił ocenę, że właściwi odbiorcy mogą odczytać tę nazwę jako informację, iż oznaczone nią produkty są środkami wywołującymi określony efekt narkotyczny albo zostały dodatkowo wzmocnione w celu uzyskania takiego działania. Problem polegał na konkretnej informacji o działaniu towarów, której odbiorca mógł przypisać znaczenie przy decyzji zakupowej.

Sąd uznał, że istnieje dostatecznie poważne ryzyko mylnego odbioru przekazu zawartego w oznaczeniu, i oddalił skargę na decyzję odmawiającą ochrony. (Wyrok WSA w Warszawie z 4 października 2011 r., VI SA/Wa 1319/11).

Ta sprawa dobrze pokazuje granicę między nazwą jedynie sugestywną a nazwą mylącą. Marketingowa przesada może pozostać ogólną obietnicą. Jeżeli jednak oznaczenie wywołuje wystarczająco konkretne oczekiwanie dotyczące składu, działania lub właściwości produktu, urząd może potraktować je jako informację, której prawdziwość ma znaczenie dla możliwości rejestracji.

Kiedy nazwa sugeruje oficjalny status

Mylący przekaz może dotyczyć również charakteru oferowanej usługi. Pokazuje to sprawa INTERNATIONAL STAR REGISTRY, odnosząca się do działalności związanej z nadawaniem nazw gwiazdom.

Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że nazwa mogła wywoływać wrażenie, iż przedsiębiorca prowadzi oficjalny rejestr i ma publicznie uznane uprawnienia do nadawania takich nazw. Tymczasem nazwa wpisana do prywatnego rejestru nie uzyskiwała przez to uznania organizacji astronomicznych. Problem polegał więc na tym, jakie znaczenie konsument przypisywał kupowanej usłudze. (Decyzja z 4 kwietnia 2001 r., R 469/1999-1).

Podobnej uwagi wymagają oznaczenia sugerujące urzędowe zatwierdzenie lub certyfikację. Samo użycie poważnie brzmiącego słowa albo graficznej pieczęci nie przesądza jeszcze o naruszeniu. Istotne jest, czy cały przekaz wywołuje konkretne, nieprawdziwe wyobrażenie o kontroli lub uprawnieniach, które stoją za produktem. W przypadku urzędowo uznanych oznaczeń jakości lub bezpieczeństwa polska ustawa przewiduje także odrębną przeszkodę rejestracji w art. 129¹ ust. 1 pkt 11.

BIO w nazwie produktu biobójczego

Szczególnie interesująca jest sprawa BIO-INSECT Shocker, dotycząca m.in. preparatów do zwalczania insektów. Sąd UE uznał, że element „BIO” może sugerować naturalność, nieszkodliwość lub przyjazność dla środowiska, a w odniesieniu do produktów biobójczych taki przekaz stwarza dostatecznie poważne ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd.

W ocenie uwzględniono przepisy sektorowe, które ograniczają stosowanie na etykietach produktów biobójczych określeń sugerujących ich nieszkodliwość. Sprawa toczyła się w postępowaniu o unieważnienie prawa do już zarejestrowanego znaku. (Wyrok z 13 maja 2020 r., T-86/19).

Nie wynika z tego, że każdy znak zawierający „BIO” jest mylący. Znaczenie tego elementu trzeba ustalić w kontekście konkretnego produktu i przepisów regulujących jego oznakowanie. Użycie określenia w nazwie marki nie wyłącza oceny informacji, którą przekazuje ono konsumentowi.

Warto o tym pamiętać przy nazwach opartych na określeniach sugerujących naturalność lub bezpieczeństwo. Z perspektywy marketingowej mogą one budować określony obraz produktu. Z perspektywy prawnej trzeba ustalić, czy odbiorca potraktuje je jako konkretną informację oraz czy dany przekaz jest dopuszczalny w tej kategorii towarów. W sprawie BIO-INSECT Shocker ocena wynikała właśnie z połączenia znaczenia znaku z właściwościami produktów biobójczych i dotyczącymi ich przepisami.

Zagraniczne brzmienie nie przesądza o pochodzeniu produktu

Obcojęzyczna nazwa nie musi być deklaracją miejsca produkcji. Może zostać odebrana jako fantazyjna marka lub nawiązanie do określonego stylu. Inaczej będzie wtedy, gdy całe oznaczenie wywołuje konkretne i uzasadnione oczekiwanie co do pochodzenia towaru.

Oczekiwania odbiorcy nie zawsze dotyczą miejsca produkcji. W sprawie esf école du ski français Sąd UE uznał, że oznaczenie odwoływało się do francuskiej metody nauczania narciarstwa. Nie było podstaw do przyjęcia, że sugerowało ono świadczenie usług przez państwo lub pod jego kontrolą. Ten przykład pokazuje, dlaczego geograficzne nawiązanie wymaga interpretacji w kontekście konkretnej działalności. (Wyrok z 5 maja 2011 r., T-41/10).

W odniesieniu do wyrobów alkoholowych polska ustawa zawiera dodatkową regułę: znak z elementem geograficznym niezgodnym z pochodzeniem wyrobu uważa się za wprowadzający w błąd. Odrębnej oceny mogą też wymagać przepisy chroniące oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia.

Ilustruje to sprawa SUNLINE TOKAJI FURMINT, dotycząca oznaczenia umieszczonego na etykiecie wina. Element „Tokaji” odsyłał do konkretnego regionu znanego z produkcji wina, a „Furmint” do charakterystycznej odmiany winorośli. NSA uznał, że w odniesieniu do wyrobów alkoholowych znak zawierający informację geograficzną niezgodną z pochodzeniem wyrobu przekazuje fałszywy komunikat i podlega bezwzględnej przeszkodzie rejestracji. (Wyrok NSA z 6 października 2009 r., II GSK 111/09).

Nie oznacza to, że siedziba zgłaszającego sama przesądza o pochodzeniu przyszłych towarów. Przy badaniu zgłoszenia znaczenie ma relacja między oznaczeniem a towarami objętymi wykazem. Dla alkoholi ustawodawca wprowadził jednak szczególnie rygorystyczną zasadę odnoszącą się do zgodności elementu geograficznego z rzeczywistym pochodzeniem wyrobu.

Nazwisko projektanta po sprzedaży marki

Nie każda zmiana po stronie przedsiębiorstwa sprawia, że jego dotychczasowa marka staje się myląca. W sprawie Elizabeth Emanuel TSUE rozpatrywał sytuację, w której znak odpowiadał nazwisku projektantki, a przedsiębiorstwo wraz z przywiązaną do niego klientelą zostało zbyte.

Trybunał uznał, że samo pozostawienie nazwiska projektantki w znaku nie uzasadnia odmowy rejestracji ani wygaśnięcia prawa z powodu mylącego charakteru. Za jakość oznaczonych towarów odpowiada przedsiębiorstwo będące właścicielem marki. Nie oznacza to natomiast przyzwolenia na dowolne sugerowanie w komunikacji handlowej, że projektantka nadal osobiście tworzy produkty. Sposób prezentowania marki wymaga odrębnej oceny. (Wyrok z 30 marca 2006 r., C-259/04).

To istotne dla marek budowanych wokół nazwisk założycieli. Trzeba odróżnić dalsze posługiwanie się nabytą marką od konkretnych zapewnień o aktualnym udziale określonej osoby w powstawaniu produktów.

Grafika i dopiski na opakowaniu

W ocenie możliwości rejestracji znaczenie ma znak w postaci objętej zgłoszeniem. Jeżeli zawiera on elementy słowne i graficzne, należy uwzględnić ich łączny przekaz. Rysunek może wzmacniać określone znaczenie nazwy, a sama stylizacja liter nie musi usuwać informacji, którą nazwa przekazuje o produkcie.

Od tego należy odróżnić ocenę gotowego opakowania w obrocie. Wówczas poza znakiem znaczenie mogą mieć także umieszczone obok niego zdjęcia, hasła, sposób eksponowania informacji i wyjaśniające dopiski. Prawidłowa informacja w jednym miejscu nie zawsze usuwa mylące wrażenie wywołane przez całość.

Pokazuje to wyrok TSUE w sprawie Teekanne. Na opakowaniu herbatki owocowej widniały m.in. przedstawienia malin i kwiatów wanilii, chociaż produkt nie zawierał tych składników ani pochodzących z nich aromatów. Trybunał wyjaśnił, że prawidłowy wykaz składników nie musi wystarczyć do skorygowania mylącego wrażenia wynikającego z pozostałych elementów etykiety. Ocenie podlegało całe oznakowanie, w tym rozmieszczenie, wielkość i wygląd poszczególnych informacji. (Wyrok z 4 czerwca 2015 r., C-195/14).

Była to sprawa dotycząca oznakowania żywności, a nie unieważnienia znaku towarowego. Ma jednak znaczenie dla przedsiębiorcy, który projektuje opakowanie i zakłada, że dodatkowa informacja na jego odwrocie rozwiąże każdy problem z przekazem nazwy lub grafiki.

Rejestracja marki a przepisy dotyczące produktu

Uzyskanie ochrony znaku nie zastępuje oceny zgodności jego używania z przepisami dotyczącymi określonej kategorii produktów. Prawo znaków towarowych i regulacje dotyczące informacji przekazywanych konsumentom mogą odnosić się do tego samego oznaczenia, ale odpowiadają na różne pytania.

W przypadku żywności art. 7 rozporządzenia 1169/2011 zakazuje informacji wprowadzających w błąd m.in. co do składu, pochodzenia i właściwości produktu. Zakaz obejmuje również reklamę oraz prezentację żywności. Definicja etykietowania wyraźnie uwzględnia nazwy marek i znaki handlowe. Z kolei art. 17 ust. 4 przewiduje, że marka, także chroniona prawem własności intelektualnej, nie może zastąpić wymaganej nazwy środka spożywczego.

Oznacza to, że na opakowaniu trzeba zadbać zarówno o prawidłowe oznaczenie rodzaju produktu, jak i o rzetelność przekazu całej marki. Wpis do rejestru znaków nie jest potwierdzeniem, że każda etykieta, na której pojawi się znak, spełnia wszystkie wymagania prawa żywnościowego.

Rejestracja i późniejsze używanie znaku

Mylący charakter może mieć znaczenie na różnych etapach ochrony. Jeżeli przeszkoda istniała już w chwili zgłoszenia, może uzasadniać odmowę rejestracji, a po jej dokonaniu — unieważnienie prawa.

Możliwa jest również sytuacja, w której znak początkowo nadawał się do ochrony, lecz późniejsze używanie go przez uprawnionego lub za jego zgodą zaczyna wprowadzać odbiorców w błąd. Wtedy w grę wchodzi stwierdzenie wygaśnięcia prawa: na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej albo art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/1001.

Ma to znaczenie m.in. przy zmianie składu produktu lub miejsca jego wytwarzania. Nazwa pozostawiona na opakowaniu może nadal sugerować cechę, której produkt już nie ma. Sam fakt uzyskania rejestracji nie rozstrzyga zatem o dopuszczalności każdego późniejszego sposobu używania marki.

W praktyce należy więc rozdzielić ocenę znaku w chwili zgłoszenia, późniejszego sposobu jego używania oraz całego komunikatu na etykiecie. Ustalenie, że konkretne opakowanie jest mylące, nie oznacza automatycznie, że znak od początku nie nadawał się do rejestracji. Tak samo brak podstaw do unieważnienia prawa nie przesądza o rzetelności wszystkich reklam i opakowań, na których znak występuje.

Sytuacja	Znaczenie prawne
Mylący charakter znaku istnieje już przy zgłoszeniu	Może uzasadniać odmowę rejestracji, a po jej dokonaniu unieważnienie prawa.
Znak zaczyna mylić wskutek późniejszego używania	Może powstać podstawa do stwierdzenia wygaśnięcia prawa.
Mylący przekaz wynika z całej etykiety lub reklamy	Wymaga oceny na podstawie przepisów dotyczących danego produktu i komunikacji handlowej; nie przesądza sam przez się o nieważności znaku.

To rozróżnienie ma znaczenie dla oceny skutków prawnych. Odmowa rejestracji dotyczy uzyskania prawa wyłącznego. Zakaz stosowania konkretnego oznakowania produktu może wynikać z odrębnych przepisów.

Rozpoznawalność nie usuwa mylącego charakteru

Intensywne używanie może sprawić, że oznaczenie początkowo pozbawione zdolności odróżniającej zacznie wskazywać odbiorcom konkretne przedsiębiorstwo. To tzw. wtórna zdolność odróżniająca.

Przepisy pozwalające uwzględnić jej nabycie nie obejmują jednak przeszkody mylącego charakteru znaku. Popularność nazwy nie stanowi więc sposobu na usunięcie tej podstawy odmowy ochrony.

Rozpoznawalność i rzetelność przekazu dotyczą różnych kwestii. Konsument może dobrze wiedzieć, które przedsiębiorstwo identyfikuje dana marka, a jednocześnie pod wpływem jej nazwy błędnie oceniać właściwości konkretnego produktu. Dlatego nawet długo obecne na rynku oznaczenie wymaga oceny pod kątem informacji, które komunikuje odbiorcom.

Przy wyborze marki warto ocenić, jakie informacje odbiorca odczyta z nazwy i grafiki oraz czy odpowiadają one produktom, dla których planowana jest ochrona. Do tej oceny trzeba wracać także wtedy, gdy oferta się zmienia. Pozwala to uwzględnić ryzyko prawne jeszcze przed inwestycją w opakowania i promocję nowej linii produktów.