Przedsiębiorca od lat sprzedaje swoje produkty poza Unią Europejską i buduje rozpoznawalność ich oznaczenia. Kiedy zaczyna przygotowania do wejścia na europejski rynek, okazuje się, że inna spółka zgłosiła już tę nazwę jako własny znak towarowy. Czy brak wcześniejszej rejestracji w Unii pozwala na takie działanie?

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 6 listopada 2024 r. w sprawie T‑533/23, dotyczący oznaczenia Hongqi, pokazuje, że pierwszeństwo zgłoszenia nie przesądza o utrzymaniu ochrony. Nawet jeśli zagraniczny przedsiębiorca nie zarejestrował wcześniej swojego znaku i nie rozpoczął sprzedaży w Unii, zgłoszenie dokonane przez inny podmiot może zostać uznane za dokonane w złej wierze. Wymaga to jednak wykazania konkretnych okoliczności. Sama wiedza o istnieniu cudzego oznaczenia nie wystarczy.

Spór dotyczył oznaczenia używanego od kilkudziesięciu lat

Hongqi to oznaczenie samochodów chińskiego producenta China Faw Group. Stanowi zapis w alfabecie łacińskim chińskiej nazwy oznaczającej „czerwoną flagę”. Samochody pod tym oznaczeniem były produkowane i sprzedawane w Chinach od lat pięćdziesiątych XX wieku. Nazwa zyskała tam znaczną rozpoznawalność, przede wszystkim w związku z luksusowymi limuzynami i pojazdami dyplomatycznymi. Informacje o tych samochodach pojawiały się również w europejskich mediach.

9 października 2018 r. niemiecka spółka ChiCom Marketing zgłosiła oznaczenie słowne Hongqi jako unijny znak towarowy. Zgłoszenie obejmowało towary i usługi z klas 9, 12, 28 i 37, w tym pojazdy, oprogramowanie, akumulatory, zabawkowe modele samochodów oraz usługi naprawy i konserwacji pojazdów.

China Faw Group wystąpiła o unieważnienie prawa do znaku, zarzucając zgłaszającej działanie w złej wierze. Sprawa trafiła następnie do Sądu UE, który oddalił skargę ChiCom Marketing. Utrzymane zostało rozstrzygnięcie o unieważnieniu prawa do znaku dla objętych postępowaniem towarów i usług z klas 9, 12 i 37.

Nie doszło natomiast do unieważnienia całej rejestracji. Izba Odwoławcza EUIPO wcześniej oddaliła wniosek w odniesieniu do towarów z klasy 28, obejmującej między innymi zabawkowe pojazdy i modele samochodów.

Brak wcześniejszej rejestracji nie rozstrzyga sprawy

ChiCom Marketing powoływała się na wyniki poszukiwań w rejestrach, które według niej nie wykazały wcześniejszego znaku dla odpowiednich klas towarów i usług. Argumentowała również, że prawo do znaku powinno przysługiwać temu, kto pierwszy dokonał zgłoszenia.

Sąd nie uznał tej argumentacji za wystarczającą. Podstawą postępowania był art. 59 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Przepis ten przewiduje unieważnienie prawa do znaku, jeżeli zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia.

W takim postępowaniu badanie nie ogranicza się do porównania dat i sprawdzenia wcześniejszych rejestracji. Znaczenie mają także cel zgłoszenia, pochodzenie oznaczenia i okoliczności jego wyboru.

Pierwszeństwo zgłoszenia pozostaje ważną zasadą prawa znaków towarowych. Przepisy o złej wierze wyznaczają jednak jej granice. Brak wcześniejszego wpisu w rejestrze nie usprawiedliwia zgłoszenia, które w konkretnych okolicznościach służy nieuczciwemu naruszeniu interesów innego przedsiębiorcy.

Przygotowania do ekspansji miały znaczenie jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży

W sprawie Hongqi szczególną rolę odegrała kolejność wydarzeń.

We wrześniu 2018 r., krótko przed zgłoszeniem znaku przez ChiCom Marketing, opublikowano informacje o utworzeniu przez China Faw Group centrum projektowego w Monachium. Jego kierownictwo powierzono Gilesowi Taylorowi, znanemu projektantowi samochodów, wcześniej związanemu między innymi z Rolls‑Royce’em. Publikacje w prasie branżowej i ogólnej opisywały związek tego przedsięwzięcia z Hongqi oraz międzynarodowymi planami producenta.

ChiCom Marketing również miała siedzibę w Monachium. Nie kwestionowała, że w chwili zgłoszenia znała chińskie oznaczenie i jego rozpoznawalność.

Sąd uznał, że działania podjęte w Niemczech można było racjonalnie odczytać jako przygotowania do wejścia na rynek unijny. Znaczenie miały zarówno treść publikacji, jak i niewielki odstęp czasu między ich ukazaniem się a zgłoszeniem znaku.

Uwzględniono także brak przekonującego wyjaśnienia, dlaczego ChiCom Marketing wybrała właśnie Hongqi dla towarów i usług z klas 9, 12 i 37. Wybór ten nie wynikał z wcześniejszego używania oznaczenia przez spółkę, zbudowanej przez nią rozpoznawalności ani z rozwijania własnej rodziny znaków.

Rozpatrzone łącznie okoliczności pozwoliły przyjąć, że zgłoszenie służyło nieuczciwemu naruszeniu interesów chińskiego producenta, w tym zablokowaniu jego wejścia na rynek unijny.

Producent nie musiał wykazać, że sprzedaż w Unii rozpocznie się lada dzień

ChiCom Marketing podnosiła, że samo centrum projektowe nie oznacza jeszcze wejścia na rynek. Wskazywała również, że nie wykazano rzeczywistego używania oznaczenia w Unii ani poważnego zamiaru rozpoczęcia takiego używania w najbliższym czasie.

Sąd uwzględnił jednak specyfikę branży motoryzacyjnej. Opracowanie samochodu i przygotowanie jego wprowadzenia na rynek to proces złożony i długotrwały. Działania organizacyjne mogą więc znacznie wyprzedzać pierwszą sprzedaż.

W okolicznościach tej sprawy nie było konieczne wykazanie, że rozpoczęcie sprzedaży jest bezpośrednio zbliżające się. Wystarczały konkretne fakty wskazujące na dostateczne prawdopodobieństwo wejścia producenta na rynek unijny w mniej lub bardziej bliskiej przyszłości, o których zgłaszająca wiedziała albo powinna była wiedzieć.

Nie oznacza to, że każda zapowiedź zagranicznej ekspansji wystarczy do podważenia cudzego znaku. W sprawie Hongqi chodziło o rzeczywiste działania podjęte na terytorium Unii, związane z oznaczeniem i opisane w publikacjach poprzedzających zgłoszenie. Ich znaczenie oceniono razem z pozostałymi okolicznościami.

Znajomość cudzego oznaczenia nie jest równoznaczna ze złą wiarą

Przedsiębiorcy obserwują rynek i znają oznaczenia używane przez inne podmioty. Sama ta wiedza nie przesądza o nieuczciwości późniejszego zgłoszenia.

Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie zwrócił na to uwagę w wyroku z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C‑529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. Wskazał, że wiedza o używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia nie wystarcza do stwierdzenia złej wiary. Konieczne jest uwzględnienie zamiaru zgłaszającego oraz wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Wyrok w sprawie Lindt.

Także w sprawie Hongqi Sąd nie poprzestał na ustaleniu, że niemiecka spółka znała chińskie oznaczenie. Znaczenie miało połączenie tej wiedzy z rozpoznawalnością nazwy, przygotowaniami producenta do ekspansji, momentem zgłoszenia i brakiem przekonującego uzasadnienia wyboru oznaczenia.

Nie można więc wyprowadzać z tego wyroku ogólnego zakazu zgłaszania nazw, które są już używane gdziekolwiek na świecie. Każda sprawa wymaga odrębnej oceny.

Nie trzeba wykazywać, że odbiorcy pomylą przedsiębiorców

W wyroku z 12 września 2019 r. w sprawie C‑104/18 P, Koton, Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że stwierdzenie złej wiary nie zależy od wykazania prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Podmiot żądający unieważnienia nie musi też dysponować wcześniejszym znakiem dla identycznych lub podobnych towarów i usług.

Zła wiara może polegać na zamiarze nieuczciwego naruszenia interesów innego przedsiębiorcy. Może również wynikać z dążenia do uzyskania prawa wyłącznego w celach niezwiązanych z funkcjami znaku towarowego, nawet jeżeli działanie nie jest wymierzone w konkretny podmiot. Wyrok w sprawie Koton.

Sprawa Hongqi pokazuje praktyczne znaczenie tego podejścia. Brak sprzedaży w Unii nie wyłącza możliwości oceny, czy zgłoszenie miało służyć nieuczciwemu utrudnieniu działalności zagranicznego przedsiębiorcy.

Powołanie się na historię oznaczenia również nie wystarczy

Granice zarzutu złej wiary dobrze ilustruje wyrok Sądu UE z 6 lipca 2022 r. w sprawie T‑250/21, Nehera. Dotyczył on zgłoszenia historycznego oznaczenia odzieżowego przez przedsiębiorcę, który znał jego przeszłość.

Sąd zakwestionował ustalenie złej wiary. Nie wykazano bowiem, że w chwili zgłoszenia dawny znak nadal cieszył się wśród właściwych odbiorców renomą, którą zgłaszający mógłby pasożytniczo wykorzystać. Wiedza o historycznej sławie oznaczenia nie zastępowała dowodu, że sława ta utrzymywała się w istotnym dla sprawy momencie. Wyrok w sprawie Nehera.

Obie sprawy pokazują, jak wiele zależy od faktów. Hongqi było oznaczeniem nadal używanym, o ugruntowanej pozycji, a jego użytkownik podejmował konkretne działania związane z rozwojem działalności. W sprawie Nehera zarzut opierał się na wykorzystaniu dawnej renomy, której dalszego istnienia nie udowodniono.

Nie wystarczy zatem wykazać, że oznaczenie ma swoją historię i że zgłaszający ją znał. Trzeba jeszcze ustalić, dlaczego jego zachowanie w danych okolicznościach należy uznać za nieuczciwe.

Złą wiarę ocenia się na dzień zgłoszenia

Dla oceny złej wiary rozstrzygający jest moment dokonania zgłoszenia. W sprawie Hongqi Sąd nie uznał za decydujący argumentu, że chiński producent także później nie rozpoczął sprzedaży samochodów w Unii. Nie podważało to samo w sobie ustalenia, że w dniu zgłoszenia istniały konkretne podstawy do przewidywania jego wejścia na ten rynek.

Punktem wyjścia pozostaje domniemanie dobrej wiary. To podmiot żądający unieważnienia powinien wykazać okoliczności uzasadniające zarzut. Nie musi jednak przedstawić dokumentu, w którym zgłaszający wprost ujawnia nieuczciwy zamiar. Zamiar ten może zostać ustalony na podstawie spójnych, obiektywnych okoliczności.

Ocena powinna również uwzględniać towary i usługi objęte zgłoszeniem. Stwierdzenie złej wiary nie zawsze prowadzi do unieważnienia prawa do znaku w całości. W postępowaniu dotyczącym Hongqi ochrona dla towarów z klasy 28 została zachowana przez Izbę Odwoławczą. Nie oznacza to jednak ogólnego przyzwolenia na rejestrowanie oznaczeń producentów samochodów dla zabawek. Wynik dotyczył konkretnego zgłoszenia i okoliczności tej sprawy.

Wyrok ma znaczenie dla przedsiębiorców planujących ekspansję

Sprawa Hongqi pokazuje, dlaczego ocena możliwości zgłoszenia znaku nie powinna kończyć się na sprawdzeniu rejestrów. Znaczenie mogą mieć również pochodzenie oznaczenia, jego używanie na innych rynkach oraz powody, dla których przedsiębiorca zdecydował się je zgłosić.

Z perspektywy podmiotu planującego ekspansję wyrok potwierdza, że brak wcześniejszej rejestracji w Unii nie musi zamykać drogi do zakwestionowania nieuczciwego zgłoszenia. Nie zapewnia jednak automatycznej ochrony. Konieczne pozostaje wykazanie faktów uzasadniających zarzut złej wiary.

W naszej ocenie szczególnie istotne jest dostrzeżenie przez Sąd, że przygotowanie do wejścia na rynek stanowi rzeczywisty etap działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może ponosić nakłady, tworzyć zaplecze i rozwijać produkt na długo przed pierwszą sprzedażą. Zgłoszenie jego oznaczenia przez inny podmiot właśnie w tym okresie może podlegać ocenie z punktu widzenia złej wiary.

O wyniku sporu nie decyduje więc wyłącznie to, kto wcześniej zgłosił znak. Znaczenie ma również to, w jakich okolicznościach i w jakim celu to zrobił.